Je dépose une marque : que dois-je savoir ?

Votre marque peut prendre différentes formes...

Le principe. Il n'existe pas de restriction particulière quant à la forme de votre marque. Ainsi, elle est classiquement :

• verbale (nom, slogan, lettres, nombre)
• figurative (logo, dessin)
• semi-figurative (à la fois avec un élément verbal et figuratif)

Mais aussi… De manière plus originale, on peut déposer comme marque une bande sonore (comme un jingle de radio), ou une représentation en trois dimensions (telle que la forme particulière d'une bouteille de boisson).

La condition. Pour pouvoir être déposé en tant que marque, le signe choisi doit impérativement être perceptible par les sens.

Une représentation graphique non-obligatoire. Depuis 2019, il n’y a plus d’exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il est donc possible de demander l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuels. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a précisé les modalités de représentation de ces marques dites « non traditionnelles ».

La marque verbale. Il s’agit d’une marque composée exclusivement de mots, de lettres, de chiffres, ou d’autres caractères typographiques (ou d’une combinaison de ceux-ci).

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction du signe en écriture et mise en page standard, sans caractéristique graphique et sans couleur.

La marque figurative. Il s’agit d’une marque qui emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, une couleur ou une caractéristique graphique, ou qui est composée exclusivement d’éléments verbaux et figuratifs ou d’une combinaison de ces mêmes éléments.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction du signe qui doit montrer l’ensemble des éléments qui le compose (couleurs comprises).

La marque de forme. Il s’agit d’une marque qui consiste en une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur ou une photographie. Notez que la reproduction graphique ou la photographie peuvent contenir différentes vues.

La marque de position. Il s’agit d’une marque qui est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction identifiant la position de la marque et sa taille ou sa proportion par rapport aux produits concernés. Cette reproduction peut être accompagnée d’une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits.

La marque de motif. Il s’agit d’une marque qui consiste exclusivement en un ensemble d’éléments répétés de façon régulière.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction montrant la répétition du motif. Cette reproduction peut s’accompagner d’une description précisant la façon dont ses éléments se répètent.

La marque de couleur. Si la marque consiste en une couleur unique et sans contour, elle doit être représentée par une reproduction de la couleur et une indication de cette couleur par référence à un code d’identification généralement connu.

En revanche, si la marque consiste en une combinaison de couleurs sans contour, elle doit être représentée par une reproduction qui montre l’agencement de la combinaison de couleurs, ainsi qu’une indication de ces couleurs par référence à un code d’identification généralement connu. Notez que cette reproduction peut être accompagnée d’une description précisant l’agencement des couleurs.

La marque sonore. Il s’agit d’une marque composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par un fichier audio reproduisant le son, ou par une représentation fiable de son en notation musicale (par exemple, une partition).

La marque de mouvement. Il s’agit d’une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par un fichier vidéo ou par une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position. Notez que si la représentation est réalisée sous la forme d’une série d’images fixes, celles-ci peuvent être numérotées ou accompagnées d’une description expliquant la séquence.

La marque multimédia. Il s’agit d’une marque qui consiste en une combinaison d’image et de son.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par un fichier audiovisuel qui contient à la fois l’image et le son.

La marque hologramme. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une marque composée d’éléments présentant des caractéristiques holographiques.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou une photographie contenant les vues nécessaires pour une identification suffisante de l’effet holographique complet. Si la représentation est réalisée sous forme graphique ou photographique, elle doit porter sur la série des éléments holographiés à l’exception de l’hologramme lui-même.

Focus sur les indications géographiques. Le directeur de l'INPI peut protéger une indication géographique de produits en porcelaine.

En détails. Cette démarche vise à :

• identifier la zone géographique dont ces produits sont originaires ;
• faire reconnaître que ces produits possèdent une caractéristique particulière qui est essentiellement liée à cette zone en particulier.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’indication géographique d’un produit peut être protégé dès lors que leur fabrication résulte d’un savoir-faire traditionnel local, même si celui-ci n’est pas un secret spécifique.

...à la condition qu'elle soit distinctive et disponible...

Le principe. Pour pouvoir être déposé à titre de marque auprès de l'INPI, le signe choisi doit impérativement être distinctif et doit à ce titre être perçu comme jouant le rôle d'une marque pour le consommateur.

L'exigence de « distinctivité ». Le caractère distinctif est l'élément qui permettra de reconnaître l'entreprise à l'origine de la fabrication des produits parmi ses concurrentes. A contrario, le signe ne peut être descriptif du produit ou du service qu'il sert à identifier.

Exemple. La marque « Téléphone » pour identifier des téléphones mobiles ne serait pas considérée comme distinctive mais plutôt comme descriptive de ce que sont les produits. En revanche, la marque « Téléphone » pourrait tout à fait être enregistrée pour des vêtements ou encore des voitures.

Exemple (bis). Il a récemment été jugé que le signe « achtung ! » ne comporte aucun distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque de l’Union européenne : le terme « achtung ! » est, dans la langue allemande, un terme couramment utilisé pour mettre en garde le public ou attirer son attention sur certains produits, afin de les convaincre de leur qualité supérieure ou de leur prix avantageux. Tout fournisseur peut donc valablement utiliser ce terme à des fins publicitaires, y compris ceux qui exercent une activité similaire à celle de la société candidate à l’enregistrement du signe en tant que marque. Le juge a donc estimé qu’il est probable que les consommateurs perçoivent ce signe comme un message publicitaire habituel, et non comme l’indication de l’origine commerciale des produits et services vendus.

Et si c’est un adjectif ? Il a été jugé que le terme « Giant », déposé pour des articles de fast-food, ne pouvait être valablement enregistré en tant que marque dès lors qu’il désignait le caractère volumineux des aliments commercialisés par l’entreprise, sans être distinctif des autres produits commercialisés par les concurrents. Le fait qu’un sondage, réalisé 8 ans après le dépôt, indique que 44 % des français considèrent le terme « Giant » comme marque n’a pas d’incidence, dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier la situation existante au moment de l’enregistrement de celle-ci.

L'exigence de « disponibilité ». Vous ne pouvez déposer comme marque un signe faisant déjà l'objet d'une marque préalablement enregistrée. Toutefois, il faut savoir qu'il est en principe possible de déposer un signe pour des produits relevant d'un secteur d'activité, alors que quelqu'un d'autre aurait auparavant déposé le même signe mais pour des produits d'un secteur différent.

Exemple. « Tadam » pour des chaussures et « Tadam » pour des pneumatiques. C'est ce que l'on appelle le principe de spécialité.

Le principe de « territorialité ». La disponibilité des signes s'appréciant sur un territoire donné, il est également tout à fait possible d'enregistrer un signe disponible en France qui avait déjà été déposé en Inde.

Attention ! Une limite doit être apportée. Dès lors qu'une marque est suffisamment renommée et reconnue dans son secteur d'activité, celle-ci devient complètement indisponible et ne pourra être utilisée pour d'autres produits ou services !

Comment faire ? Vous pouvez vous faire une première idée de la disponibilité du signe que vous avez choisi via le site de l'INPI en suivant le lien suivant : http://bases-marques.inpi.fr/. Pour une recherche plus exhaustive, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle ou à un conseil en propriété industrielle. À défaut d'une bonne recherche préalable et en cas de dépôt trop hâtif, vous prenez le risque d'être traduit en justice pour contrefaçon de marque par un concurrent ayant préalablement enregistré le signe que vous aviez choisi.

Conseil. N’oubliez pas que choisir une marque sans étude préalable des marques existantes, c'est s'exposer à des risques d'actions en contrefaçon. Rappelez-vous qu'une marque est la garantie d'origine d'un produit ou d'un service et joue le rôle d'un point de repère pour le consommateur. Une annulation de la marque après commercialisation de produits sous son nom serait préjudiciable pour l'avenir de l'entreprise. Ne négligez donc pas l'étape de la recherche d'antériorités, qui reste à votre charge.

S’opposer à l’enregistrement d’une marque ? Pour rappel, une entreprise peut s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle marque si celle-ci présente un risque de confusion avec la sienne aux yeux du public.

Un risque de confusion ? Le risque de confusion entre 2 marques s’apprécie notamment en fonction de 2 facteurs distincts, que sont :

• la similitude éventuelle entre les signes des différentes marques ;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure.

Pour la petite histoire. Une société découvre qu’un concurrent a demandé l’enregistrement d’une marque qui ressemble fortement à la sienne. Trop ressemblante, à son goût : elle conteste donc cet enregistrement auprès de l’INPI. Selon elle, le concurrent veut notamment profiter de la renommée de sa propre marque … Or, l’utilisation d’un signe similaire à une marque renommée, sans autorisation de son titulaire, est strictement interdite. Dans cette affaire, le juge a toutefois estimé qu’en dépit de quelques similarités, les 2 marques ne produisent pas la même impression d’ensemble, ce qui écarte donc tout risque de confusion, peu importe la renommée de la marque de la société ici…

Pour la petite histoire bis. Il a été jugé que le simple fait de déposer une marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. Pour qu’il y ait contrefaçon il faut que la marque en question ait été utilisée à des fins commerciales.

...toutefois certains signes sont strictement interdits.

Ordre public et bonnes mœurs. En premier lieu, tout signe affectant l'ordre public et les bonnes mœurs est interdit. Ainsi, une marque ne pourra pas être enregistrée dès lors qu'elle est choquante aux yeux du public. Notamment, ne pourra être déposé comme marque un signe incitant à la haine raciale ou à la violence. Par ailleurs, la marque ne doit pas faire référence à des produits illicites, ou encore ne doit pas aller contre une législation.

Signes trompeurs. Également, le rôle d'une marque est avant tout de protéger le consommateur en lui permettant d'identifier les produits qu'il consomme. Sur ce point, la marque ne doit pas tromper le consommateur sur les caractéristiques du produit.

Exemple 1. La marque « Pharmavue » pour des lunettes serait considérée comme trompeuse si les lunettes n'étaient pas commercialisées en pharmacie.

Exemple 2. Un signe utilisé pour référencer un canapé (Karawan) peut constituer une contrefaçon de la marque « Caravane » déposée par une société concurrente pour commercialiser des canapés.

Signes et emblèmes officiels. En outre, un signe officiel ne peut pas être déposé à titre de marque.

Exemple. Sont exclues les marques représentant des drapeaux d’États ou d'organisations, ainsi que les identifications géographiques.

Focus sur la renonciation. Tout titulaire d’une marque peut y renoncer, en suivant un formalisme strict. Il peut également mandater un tiers pour le faire à sa place : à ce sujet, le juge a récemment rappelé qu’un mandataire du titulaire d’une marque ne peut valablement renoncer à celle-ci qu’à la condition de détenir un pouvoir spécial pour le faire.

Le point sur la déchéance de droits. Le titulaire d’une marque peut se voir déchu de ses droits à l’expiration d’un délai de 5 ans pendant lequel il n’en a pas fait un « usage sérieux » (c’est-à-dire qu’il ne l’a pas exploitée).

Pour la petite histoire. À ce sujet, il a déjà été jugé que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à la suite de l’inexploitation de sa marque pendant 5 ans peut toutefois réclamer une indemnisation pour l’atteinte portée à ses droits pour la période pendant laquelle il était encore titulaire de ceux-ci. Peu importe le fait qu’il n’exploitait pas effectivement sa marque durant ce délai.

À noter. Pour aider les dirigeants d’entreprise à élaborer leur stratégie en matière de propriété intellectuelle, l’INPI a publié un guide du management de la PI que vous pouvez télécharger ici.

Une protection nationale ou européenne ?

Une protection nationale. Le dépôt d’une marque auprès des services de l'INPI permet d’en obtenir une propriété exclusive à l’échelle nationale.

Toutefois, lorsqu’un professionnel souhaite vendre ses produits et/ou services sur un marché européen, il peut être nécessaire d’effectuer des démarches supplémentaires afin d’obtenir un titre de propriété industrielle européen. Le dépôt, dont le montant varie en fonction de la nature des produits et services concernés, peut se faire directement sur le site de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), accessible ici.

Attention, il est possible que l’enregistrement d’une marque soit annulé, notamment s’il est prouvé que la société qui l’a demandé a effectué cette demande de mauvaise foi.

Dépôt de marque : une subvention possible ?

Pourquoi ? Le dépôt d’une marque, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle engendre des frais. Une subvention européenne a été mise en place pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) d’obtenir un remboursement partiel des frais liés aux :

• demandes de dépôts de marques, de dessins et modèles au niveau national, régional, de l’Union européenne (UE) ou international, à hauteur de 1 500 € par an et par entreprise ;
• demandes de brevets en Europe au niveau national, à hauteur de 750 € par an et par entreprise.

Pour qui ? Les entreprises pouvant en bénéficier doivent répondre à la définition officielle d’une PME communautaire, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir :

• un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 M€ ou un total de bilan inférieur ou égal à 43 M€ ;
• un effectif de moins de 250 salariés.

Comment ? Les demandes peuvent être déposées via le formulaire disponible ici.